MARCHI: TRASCRIZIONE DEI MARCHI E SUA NULLITÀ O DECADENZA.

TRASCRIZIONE DEI MARCHI E SUA NULLITÀ O DECADENZA

(Convenzioni)

Sergio Benedetto Sabetta

Indice:

• Nullità
• Decadenza
• Azioni in materia di marchi
• Convenzioni:

1. Di Parigi

2. Di Madrid

L’art. 49 l.m. stabilisce che devono essere resi pubblici, per mezzo della trascrizione nell’ufficio centrale dei brevetti a Roma, i seguenti tre casi:

1. Atti fra vivi a titolo oneroso o gratuito che comportino trasferimento di marchi

2. Atti di divisione di società, di transazione e di rinunzia a tali diritti

3. Sentenze che dichiarano l’esistenza degli atti testé indicati, i testamenti e le successioni legittime.

Inoltre le sentenze che annullano gli atti sopra indicati sono soggette ad annotazione in margine alla trascrizione dell’atto al quale si riferiscono. Infine è concessa la facoltà di trascrivere le domande giudiziali dirette ad ottenere sentenze riguardanti atti sui brevetti per marchi, soggetti a trascrizione. In tal caso l’effetto della sentenza risale alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

Per ottenere la trascrizione occorre presentare l’apposita domanda con allegata copia dell’atto da trascrivere. L’ufficio centrale dei brevetti deve, precedentemente all’archiviazione, controllare che il trasferimento del marchio si ricolleghi al trasferimento dell’azienda o di un suo ramo particolare come dispone l’art. 15 l.m. (art. 50, 3 c. l.m.).

Se il marchio è costituito da una denominazione di fantasia, da una ditta derivata o da un segno figurativo, per ottenere la trascrizione dell’atto di trasferimento del marchio basterà presentare l’atto di acquisto dell’azienda. Altrimenti, se il marchio è costituito da una ditta originaria, necessiterà la presentazione del consenso del cedente.

Nell’ipotesi in cui si abbia trasferimento di un ramo d’azienda i controlli dell’ufficio centrale brevetti saranno più rigidi e, in tale ipotesi, non vi sarà presunzione di passaggio di marchio, dichiarato nell’art. 2573 c. 2°; Anzi si dovrà senz’altro escludersi la possibilità di un passaggio del marchio costituito da una ditta derivata o da una ditta originaria, perché solitamente inerenti all’azienda nel suo complesso.

Le funzioni pratiche dell’istituto della trascrizione degli atti riguardanti i diritti sui brevetti sono le seguenti tre:

1. Impedire all’alienante, a cui il brevetto non appartiene più, che possa efficacemente rinunciare ad esso provocandone la decadenza

2. Assicurare l’acquirente che le eventuali azioni giudiziarie dirette ad ottenere la decadenza o la nullità del brevetto saranno dirette contro di lui e non a sua insaputa

3. Assicurare all’acquirente del marchio la possibilità di agire per la tutela di esso.

Nullità

I casi provocanti nullità di brevetto sono indicati nell’art. 47 e si verificano, sostanzialmente allorché il contrassegno brevettato manchi dei requisiti che vedano indispensabili per la validità dei marchi. Il brevetto sarà nullo essendo il marchio invalido, anzi la nullità colpirà all’origine il procedimento che comporta il rilascio del brevetto.

Fra i casi previsti nell’art. 47 vi è anche l’ipotesi della mancanza del requisito della novità. Ma il successivo articolo 48 l.m. statuisce che, se il marchio è stato pubblicamente usato in buona fede per un periodo di 5 anni dalla pubblicazione del brevetto nel Bollettino dei brevetti, non può più essere impugnato.

Questo comporta che la mancanza del requisito della novità non rende il marchio nullo ma semplicemente annullabile, essendone possibile la convalida. Riguardo la sfera d’azione di questa convalidazione del marchio prevista dall’art. 48 vi sono due teorie opposte.

In una vi è la necessità dell’operare dell’annullabilità esclusivamente verso marchi preusati non registrati, talché, se il marchio preusato è registrato, vi sarà nullità non annullabilità del marchio uguale o simile successivamente brevettato.

Nell’altra teoria si afferma la piena applicazione dell’art. 48 anche riguardo a marchi brevettati in precedenza con la conseguente convalidazione del marchio simile o brevettato successivamente. La seconda teoria è quella che coglie meglio lo spirito della legge, la quale si applica esclusivamente a marchi che siano simili e quindi confondibili ma non addirittura uguali.

Se uno in buona fede registra e adotta un marchio identico, ossia lo stesso marchio già adottato da altri, non si verificherà l’ipotesi prevista dall’art. 48. Infatti non si avrà più una questione di validità, ma bensì di appartenenza del marchio. Il periodo quinquennale previsto dalla legge decorre a partire dal momento in cui il marchio inizia ad essere utilizzato che, come è noto, può validamente verificarsi entro un triennio dalla brevettazione.

L’utilizzazione dovrà essere continuativa, comportando ogni interruzione l’inizio di una nuova decorrenza.

Per la convalidazione del marchio l’art. 48 esige un uso pubblico, in buona fede, senza contestazioni e continuativo per un periodo di 5 anni.

Decadenza

Si avrà decadenza, a differenza della nullità in cui il marchio è sorto invalido quando il marchio validamente costituito, per fatti o circostanze sopravvenute, si troverà in contrasto con la legge. La legge accomuna sotto la stessa insegna cinque forme del brevetto di decadenza diverse:

1. Nel primo ordine rientrano i casi in cui il fatto , che determina la decadenza del brevetto, colpisce direttamente il marchio e solo di riflesso il brevetto stesso. Si ha questo fenomeno:

1. Allorché il marchio sia divenuto denominazione generica di un prodotto o merce. Si avrà in questo caso spersonalizzazione o volgarizzazione del marchio, conseguentemente la protezione giuridica del contrassegno verrà a mancare, sia come marchio registrato, sia come marchio di fatto.

2. Allorché il marchio, originariamente lecito, venga successivamente a trovarsi in contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico, con il buon costume, in guisa da diventare nullo per illiceità.

2. In secondo luogo vi può essere il caso in cui il titolare perda il diritto al brevetto, magari insieme con il diritto sul marchio di fatto, pur restando il contrassegno pienamente valido quale marchio. Questo fenomeno si verifica:

1. Allorché il marchio non sia utilizzato per la durata di un intero triennio.

2. Allorché il titolare cessi definitivamente la produzione o il commercio senza cedere l’azienda. In questa ipotesi non necessita il decorso del periodo triennale per la decadenza.

3. Allorché il titolare rinunci al brevetto mediante una dichiarazione .

3. In terzo luogo, vi sono casi in cui la decadenza investe direttamente il brevetto. Rientrano in questa ipotesi il mancato pagamento , entro sei mesi dalla scadenza, della seconda rata della tassa di concessione del brevetto o del rinnovo e mancata rinnovazione in termini di brevetto scaduto.

4. In quarto luogo, come causa di decadenza del brevetto per marchio, l’accertamento dell’esistenza di uno degli impedimenti previsti dall’art. 21 riguardante i marchi che includono i ritratti o i nomi di terze persone. Comunque in questo caso si dovrebbe parlare di annullabilità del marchio più che di decadenza, essendo provocata da un’azione del terzo interessato la quale, se non esercitata, si prescriverà entro 5 anni.

5. Infine, si avrà la decadenza del brevetto per i marchi collettivi, implicante l’estinzione del diritto al marchio nei seguenti due casi: 1) allorché si estingue l’ente o l’associazione cui il marchio era intestato, 2) allorché l’ente o l’associazione titolare del marchio collettivo trasgredisca le disposizioni sull’uso del contrassegno.

Azioni in materia di marchi

Per un primo orientamento si deve istituire una triplice distinzione: a) azioni esercitate per la tutela del diritto ad un marchio non registrato ossia di fatto, b) azioni per la tutela del diritto ad un marchio registrato, c) azioni dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità o di decadenza di un brevetto per marchio di impresa, indipendentemente dalla tutela di uno specifico diritto ad un marchio determinato, registrato o meno.

Queste azioni presentano alcuni problemi quando sono dirette a una declaratoria di invalidità, per nullità o per decadenza di brevetti per marchi d’impresa. Tali problemi sono : a) la sfera dell’efficacia del giudicato, b) i requisiti affinché si abbia legittimazione a promuovere azione declaratoria di annullamento o di decadenza del marchio brevettato:

1. Per quanto riguarda il primo problema la sentenza dovrà avere efficacia generale ed assoluta, tanto più che il diritto vigente ha predisposto un apposito adeguato congegno giurisdizionale.

L’art. 59 dispone che l’azione di annullamento o di decadenza deve essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultano titolari del marchio nel registro dei brevetti e che le sentenze relative debbano essere annotate nel registro dei brevetti, a cura dell’ufficio centrale brevetti.

La pubblicità della sentenza comporta la distruzione degli effetti del brevetto rispettivamente, dalla sentenza se si tratta di decadenza , dalla brevettazione se si tratta di annullamento. Il brevetto cessa di esistere oppure rimane accertato che non è mai esistito.

2. Sono legittimati a promuovere azione di annullamento:

1. L’azione di annullamento spetta al preutente di un marchio uguale o simile a quello brevettato per lo stesso genere di merci, quando il preuso implichi notorietà non puramente locale.

2. L’azione può essere promossa dal pubblico ministero se il marchio manca del requisito dell’originalità o della liceità o della veridicità o della novità.

3. L’azione promossa da soggetti privati può non essere di tutela di qualche brevetto, ma fine a se stessa. Per essere legittimati a promuovere l’azione occorre avere la qualità di concorrente ed un apprezzabile interesse specifico ad ottenere l’annullamento di un determinato brevetto. Resta fuori dall’ambito dell’azione del terzo interessato la decadenza del marchio per illiceità, tale azione spetta al solo pubblico ministero.

4. Infine esistono una serie di ipotesi in cui legittimato ad agire in giudizio sarà il diretto interessato con esclusione di ogni altro soggetto, compreso il pubblico ministero (Violazione dell’art. 21 ritratto e nome; lesione di diritti esclusivi di terzi).

Sono legittimati a promuovere azione di decadenza:

mentre l’annullamento del brevetto per marchio di impresa postula sempre una pronuncia dell’autorità giudiziaria, in materia di decadenza vi è un caso che deve essere fatto valere direttamente dall’ufficio centrale brevetti. Questo caso è quello previsto tra i casi di decadenza sotto la lettera c, ossia determinato dal mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza della seconda rata della tassa di concessione del brevetto di primo deposito o della sua rinnovazione.

In tal caso il potere di far valere la ragione di decadenza deve reputarsi esclusivo dell’amministrazione. A parte questa eccezione valgono criteri analoghi a quelli illustrati per l’azione di annullamento.

Due sono le convenzioni alle quali fa essenzialmente capo la disciplina internazionale dei marchi: a) Convenzione di Parigi; b) accordo di Madrid.

Convenzione di Parigi

L’art. 1° della convenzione dichiara che gli Stati stipulanti si sono uniti per la protezione della “proprietà industriale” intesa in ampia eccezione, ossia con le industrie agricole ed estrattive.

Gli artt. 2° e 3° stabiliscono il principio della assimilazione. In altre parole ogni cittadino di uno Stato aderente alla convenzione gode, nel territorio di ciascun Stato partecipante, dei vantaggi che le singole legislazioni offrono ai propri cittadini.

L’art. 4° stabilisce che colui che ha registrato un marchio in uno degli stati firmatari ha un diritto di priorità sul marchio purché depositi la domanda di brevetto negli altri Stati entro sei mesi.

La registrazione in altro paese unionista potrà essere rifiutata se il marchio: a) leda in tali paesi diritti acquisiti da parte di terzi; b) sia privo di forza distintiva; c) sia contrario alla morale o all’ordine pubblico.

L’art. 6° bis assicura una tutela anche ai marchi non registrati, potendo gli stati unionisti rifiutare la registrazione di un marchio che possa causare confondibilità con altro segno distintivo, già notoriamente conosciuto e usato .

Accordo di Madrid

L’accordo di Madrid ha costituito un passo avanti nella tutela dei marchi, introducendo una registrazione unitaria – da effettuarsi presso l’ufficio internazionale di Ginevra – avente generale efficacia nel territorio di tutti gli Stati aderenti.

Il deposito presso l’ufficio internazionale si effettua tramite l’amministrazione dello Stato in cui il marchio è stato originariamente brevettato.

L’ufficio internazionale provvede alla registrazione del marchio e dà di essa notizia alle amministrazioni degli Stati aderenti, la registrazione è pubblicata nel Bollettino dell’ufficio e da quel momento ha efficacia giuridica. Ma ogni Stato unionista può rifiutare la registrazione per le stesse cause indicate nella convenzione di Parigi, la registrazione ha durata ventennale e può essere rinnovata, chi si avvale della registrazione internazionale incontra oneri fiscali rispetto a ciascuno stato unionista, salvo che vi rinunci.